법무법인 채움

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A가 국내 대기업 B 및 그 계열사 C를 상대로 제기한 특허법 위반 형사 사건과, C사가 A사를 상대로 제기한 특허무효심판 및 소극적권리범위확인심판에 서 사실상 모두 승소하였습니다. 

A사는 C사에게 제조를 의뢰하여 국내 대기업 D사에게 X 기계장치를 제공하고 있었습니다. 그런데 D사는 A사와의 계약기간이 종료되자 계약상대방을 정하기 위하여 입찰을 진행하였고, 그 결과 B사가 낙찰자로 선정되었습니다. A사는 어쩔 수 없다고 생각하였고, 다만 B사 내지 D사에게 X 기계장치에 관하여 특허를 등록해 두었으니 해당 특허를 침해하는 제품을 제조하지 말 것을 당부하였습니다. 그런데 A사는 D사에게 제공한 X 기계장치를 철수하던 중 B사가 D사에게 제공한 Y 기계장치가 A사의 특허를 침해한다는 것을 확인하였습니다. 이에 A사가 B사와 Y기계장치를 제조하여 B사에게 납품한 C사에게 특허 침해를 주장하자, B사와 C사는 특허 침해 문제가 없다면서 A사의 주장을 묵살하였습니다. 

윤광훈 변호사는 A사를 대리하여 B사와 C사를 상대로 특허법 위반 혐의로 형사 고소를 제기하였습니다. 그러자 C사는 국내 대형로펌을 선임하여 A사를 상대로 해당 특허가 무효이고 Y 기계장치가 위 특허와 구성이 다르다고 주장하면서 특허심판원에 무효심판 및 소극적권리범위확인심판을 청구하였습니다.

구체적으로 C사는 (i) A사와 C사가 해당 특허를 공동으로 발명하였는데 A사가 단독으로 특허를 출원하여 공동출원 규정을 위반하였고, (ii) A사가 해당 특허 출원 전 C사에게 X 기계장치의 제조를 의뢰하였기 때문에 신규성을 상실하였으며, (iii) 3가지 선행발명을 고려할 때 위 특허가 진보성이 없기 때문에, 위 특허는 무효라고 주장하였습니다. 또한 C사는 (iv) Y 기계장치의 경우 특허와 구성이 상이하므로 특허 침해가 성립할 수 없다고도 주장하였습니다.

이에 대하여 윤광훈 변호사는 (i) C사가 X 기계장치를 제조한 것은 사실이나, 제품의 구성에 관한 발명은 A사가 단독으로 하였고, (ii) A사와 C사 사이에는 신의칙상의 비밀유지약정이 체결되었으므로 C사에게 X 기계장치의 제조를 의뢰하였다고 하여 신규성이 상실되었다고 볼 수 없으며, (iii) C사가 제출한 3가지 선행발명만으로는 위 특허의 진보성이 부정되지 않는다고 주장하였습니다. 또한 윤광훈 변호사는 (iv) Y 기계장치와 위 특허의 구성이 다소 상이하기는 하나 이는 '균등범위'에 속한다고 주장하였습니다. '균등침해'는 특허법 전문가들도 쉽게 판단하기 어려울 뿐만 아니라, 현실적으로 인정받을 수 있는 경우가 매우 드뭅니다. 그러나 윤광훈 변호사는 A사가 종전에 보유하고 있던 특허발명의 내용, 대상 특허의 출원 경과, 명세서상의 기재 등을 면밀하게 분석하여 Y 기계장치가 대상 특허의 '균등범위'에 속한다는 사실을 매우 설득력 있게 주장하였습니다.

검찰은 위 사건에 관하여 대전지방검찰청 소속 특허수사자문관(특허청에서 파견된 심사관)에 자문을 의뢰하였는데, 위 자문관은 C사의 주장을 모두 배척하고, Y 기계장치가 위 특허의 균등범위에 있다고 판단하였습니다. 이처럼 A사의 주장이 타당하다는 것이 명확하게 밝혀지자 A사와 B사, C사는 상호 합의 하에 사건을 원만하게 마무리 하기로 결정하였고, A사는 합의를 통하여 Y 기계장치를 모두 회수 및 폐기하도록 하고 손해배상도 받을 수 있었습니다.